지난 12일(현지시간) PTAB는 SK이노베이션이 LG화학의 배터리 신설법인인 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 특허 무효심판(IPR) 2건에 대해 조사 개시 거절 결정을 내렸다. 이에 따라 PTAB는 지난해 11월에 각하한 6건까지 SK이노베이션이 청구한 총 8건의 심판 청구를 각하했다.
SK이노베이션 측은 각하 사유에 대해 절차적인 이유라고 설명했다. 일반적으로 원고가 미국 국제무역위원회(ITC)나 연방법원에 특허침해 소송을 제기할 경우 피고 측은 특허 무효를 주장하면서 PTAB에도 IPR을 제기하는데, PTAB는 ITC나 연방법원의 소송 결과가 먼저 나온다고 판단되면 IPR을 중복 청구로 보고 각하한다는 것이다.
실제로 지난해 9월 미국 특허청장이 이런 결정을 적극적으로 하라고 독려한 이후, PTAB는 ITC 소송에 계류 중인 특허에 대한 IPR을 모두 각하하고 있다는 설명이다. SK이노베이션 관계자는 “PTAB가 8건의 IPR을 각하한 건 소송에 대한 문제가 아니라, 이런 정책에 따른 것”이라고 강조했다.
오히려 SK이노베이션은 지난 2013년 국내 법원에서 전부 무효로 판단한 517특허(한국 310특허)에 대해 PTAB가 “(SK에서) 강력한 무효 근거를 제시했다”는 의견을 냈다고 강조했다. 절차적 이유로 사건을 각하하긴 했지만 ITC에 특허 무효성에 대한 시각을 제공한 것으로, ITC도 이를 참고해 특허 무효성 여부를 심사할 수 있다는 것이다.
SK이노베이션 관계자는 “PTAB는 절차적인 이유로 IPR 조사 개시 요청을 각하하면서도, 본질적인 쟁점에 대해선 LG에너지솔루션의 특허의 무효 가능성을 언급하고 있다”며 “이번 판결은 ITC에서 진행 중인 특허소송과는 별개이며 이는 예정대로 진행되고 있다”고 말했다.
SK이노베이션 측은 미국 특허청의 정책 변화에 따라 복잡한 소송 절차 중 일부가 진행되지 않는 것인데도, LG에너지솔루션이 자사에 실체법적으로 유리한 판단이라고 사실을 왜곡하고 있다고 주장했다.
이에 대해 LG에너지솔루션 측은 “가장 효율적으로 무효 판단을 받을 수 있는 PTAB에서의 신청이 모두 각하돼 기회를 상실한 건 명백한 사실”이라고 반박했다.
LG에너지솔루션 관계자는 “SK 측 주장대로 지난 해부터 중복 청구를 이유로 무효 신청을 각하했다면 왜 비용을 들여가며 8건을 신청한 것이냐”며 “소송을 통해 시시비비를 명확히 가리고, 결과에 책임지는 모습을 보이는 게 지금 양사가 할 도리”라고 밝혔다.
